구 분

중소기업

중견기업

대기업

기 타

합 계

연평균 피해상표

3,210건

370건

320건

23건

3,923건

비 율

81.8%

9.4%

8.2%

0.6%

-

무단 선점 유형의 경우 동일 업종-동일 상표 유형이 69.5%(중국 56.3%, 동남아 80% 이상)로 가장 많았고 중국에서는 다른 업종에서 동일·유사 상표를 사용한 경우가 27.4%로 높게 나타났다.

구 분

동일업종

동일상표

합 계

연평균 피해상표

2,728건

504건

691건

3,923건

비 율

69.5%

12.8%

17.6%

-

대표적인 상표 무단 선점 사례는 아래와 같다.

다. 무단 선점의 이유
이렇게 상표를 무단으로 선점하는 대표적인 이유를 정리해보면 아래와 같이 분류할 수 있다.

① 상표권을 고가에 양도하는 등 부당한 이익을 얻으려는 경우(상표 브로커)
② 경쟁 관계에 있는 국내 기업의 현지 진출을 방해하려는 경우
③ 국내 기업의 상품 또는 서비스를 수입하거나 또는 라이선스를 받으려는 자 등이 유리한 조건으로 협상하기 위한 경우
④ 한류 현상에 편승하려고 상표 또는 상품의 형태나 포장 디자인 등을 모방한 경우
⑤ 당초에는 선의로 출원·등록을 했지만 계약 종료 등 사정 변경이 있는데도 상표를 반환하지 않는 경우(합작법인, 수입업자)

이처럼 상표의 선점은 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적을 가지고 할 수도 있지만 우연의 일치로 발생할 수도 있어 상표 선점의 유형과 출원인의 의도를 잘 파악하는 것이 중요하다.

3. 상표권 무단 선점에 대한 대응 방법
그렇다면 상표를 선점당한 경우 어떻게 대응해야 할까. 

무단 선점 상표에 대한 대응은 현재 무단 선점된 상표가 심사 단계에 있는지 아니면 이미 등록된 상태인지, 심사 단계에 있다 해도 출원공고 이전인지 이후인지 등에 따라 달라질 수 있다.

① 우선권 주장 상표출원
대부분의 국가는 타국에 출원한 상표가 그 출원일(제1국 출원일)부터 6개월 이내에 자국에 상표출원을 하면 제1국 출원일에 자국에 출원된 것과 같은 우선적인 효력을 인정한다. 이를 조약우선권이라고 한다. 우리나라에서 상표출원일로부터 6개월 이내에 무단 선점 상표를 발견했다면 신속히 해당 국가에 상표출원을 하면서 조약우선권을 주장하면 문제를 간단히 해결할 수 있다.

② 정보제공
우선권 주장 출원 기간(6개월)이 지났다면 다른 대안을 찾아야 한다. 정보제공은 심사관에게 선행 상표 또는 해당 상표가 무단 선점 상표라는 정보를 제출해 해당 상표의 심사시 참고해줄 것을 요청하는 제도다. 우리나라와 미국은 출원공고 전이라도 이러한 정보제공 절차를 이용하여 심사관에게 상표등록을 거절하라는 취지의 서면을 제출할 수 있다. 하지만, 다른 국가에는 이러한 제도가 없다.

③ 이의신청
대부분 심사관이 상표출원을 심사해 거절 이유가 없다고 판단되면 출원공고를 하고 일정 기간 동안 제3자로 하여금 이의신청을 제기할 수 있는 기회를 부여한다(간혹 등록 후에 이의신청 기회를 주는 경우도 있음). 우리나라의 이의신청 기간은 출원공고일로부터 2개월, 중국은 3개월, 태국은 60일, 베트남은 5개월이다.

④ 상표등록 무효심판
무단 선점 상표가 등록된 경우 무효심판을 청구해 다툴 수 있다. 무효심판은 상표등록의 효력을 소급해 소멸시키는 것이어서 가장 강력한 대응 수단이 될 수 있다. 국가별로 무효 사유가 다르며 청구인 자격에 제한이 있을 수 있다. 등록일부터 소정의 기간(대개는 5년)이 지나면 심판을 청구하지 못하는 제척기간 등의 제한이 있을 수 있으므로 국가별로 검토해 대응해야 한다.

무단 선점에 대한 상표 무효심판에서 대표적인 무효 사유로 들 수 있는 것이 해당 국가에서 대리점이나 에이전트 등 특수관계인이었던 자가 본사 동의 없이 무단으로 상표를 출원해 선점하는 경우다. 중국 상표법 제5조는 대리인이나 대표자가 수권을 받지 않고 자기의 이름으로 피대리인 또는 피대표자의 상표에 대해 등록을 진행하고 피대리인 또는 피대표자가 이의를 신청한 경우 등록을 불허하고 사용을 금지한다고 규정하고 있다. 따라서 중국에서 사업을 전개하는 과정에서 협력 파트너였던 에이전트나 대리점 관계에 있던 자가 상표를 무단 선점했다면 무효심판을 통해 되찾아 올 수 있다.

⑤ 불사용 취소심판
대부분 국가에서는 상표가 등록됐지만 일정 기간 동안 해당 국가에서 사용되지 않은 경우 등록을 취소할 수 있는 규정을 두고 있다. 우리나라도 마찬가지다.

무단 선점 상표는 상표를 사용하기 위한 목적보다 상표권매각을 통해 부당 이익을 얻거나 경쟁사의 진출을 막기 위한 방어적 목적으로 출원되는 경우가 많다. 따라서 무효심판으로 대항이 곤란하면 무효심판을 청구하면서 동시에 불사용을 이유로 하는 등록취소를 청구해 무단 선점 상표를 제거할 수 있다.

불사용을 원인으로 한 취소 사건에서는 상표권자가 상표의 사용 사실을 입증해야 하므로 청구인의 부담이 적은 장점이 있다. 한편 등록취소는 국가별로 불사용 인정 기간(3년 또는 5년 등)과 청구인 자격이 다를 수 있어 국가별로 검토해 대응해야 한다.

김종면

·위고페어 대표(AI 기반 온라인 위조 상품
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·이메일: kjm4good@gmail.com